Evolution récente du droit des marques
par Patrice de Candé, avocat au Barreau de Paris
(lu dans www.irpi.ccip.fr)
Décembre 2005
Il est un lieu commun de dire que le droit français des marques a évolué de manière spectaculaire ces dernières années.
Il est intéressant cependant d’analyser le détail de cette évolution du droit positif.
De manière assez sensible et paradoxale, il nous semble que les juridictions françaises protègent désormais de manière beaucoup moins large les marques dans le cadre de l’action en contrefaçon classique (1) mais admettent depuis peu une
protection nettement renforcée de la marque de renommée (2).
1) La diminution de la portée du cadre de protection classique de la marque
a) Dans le cadre de la définition de l’acte constitutif de contrefaçon
Avec un retard surprenant, les juridictions françaises se sont aperçues que la loi du 4 janvier 1991, transposition en droit interne de la directive du 21 décembre 1988 tendant à l’harmonisation des
droits des États membres sur les marques, avait modifié sensiblement l’appréciation qu’il convenait de faire de la notion de contrefaçon.
De manière traditionnelle, il était enseigné que la contrefaçon de marque couvrait deux types d’agissements : la reproduction servile et l’imitation illicite, la seconde catégorie, à la différence de la première, impliquant de la part du
demandeur à l’action la démonstration d’un risque de confusion de la part d’un consommateur d’attention moyenne. Cependant, la situation d’un signe très proche de celui déposé à titre de marque, désigné sous l’appellation « reproduction
quasi-servile » était considérée comme équivalente à l’hypothèse d’une reproduction strictement servile, de sorte que, lorsque la différence était minime, mais également lorsque le terme déposé à titre de marque se trouvait reproduit
intégralement avec une simple adjonction d’un autre terme n’impliquant pas une nouvelle signification à l’ensemble, la contrefaçon était retenue sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion. Ainsi un jugement du Tribunal
de grande instance de Paris du 26 octobre 1999 avait considéré que le terme Thaty constituait la contrefaçon par reproduction quasi-servile de la marque Tati et un jugement du même Tribunal du 31 janvier 1997 avait considéré que les
termes Les usuels de poche constituait la contrefaçon de la marque antérieure Les Usuels.
À compter de la fin de l’année 2000, plusieurs juridictions du fond ont rejeté des actions en contrefaçon ou des oppositions fondées sur cette notion de « reproduction quasi servile » (CA Aix en Provence, 24 novembre 2000, Sun Valley/Deep
Valley, CA Paris, 15 décembre 2000, La Poste/AOM).
La difficulté de la jurisprudence à admettre cette évolution de notre droit interne ne s’expliquait pas seulement par la force de l’habitude : le législateur français, en transposant la directive du 21 décembre 1988, avait pris une
certaine liberté avec le texte en précisant notamment que constituait un cas de contrefaçon sanctionné sans nécessité de démonstration d’un risque de confusion : « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec
l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». De sorte que l’on pouvait penser – puisque la liste n’était pas limitative – qu’une adjonction d’un terme ou d’un élément figuratif au signe précédemment
déposé à titre de marque n’exigeait pas de démonstration autre que la reprise de celle-ci.
L’incertitude qui avait commencé à se dessiner en jurisprudence a cessé, depuis qu’à la suite d’une question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Paris dans une affaire Arthur/Arthur et Félicie, la Cour de justice des
Communautés européennes a dit pour droit : « qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des
différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen » (CJCE, aff C – 291/00 du 20 mars 2003).
La jurisprudence française, par une sorte de mouvement de balancier, a semblé même pousser l’exigence jusqu’à des extrêmes en considérant que la plus infime différence devait rendre impossible l’hypothèse d’une reproduction servile,
rendant ainsi nécessaire la démonstration d’un risque de confusion même pour le simple fait qu’un terme déposé à titre de marque en lettres capitales soit reproduit sur des produits identiques sous une forme manuscrite (il s’agissait de
la marque Céline utilisée, il est vrai, par l’artiste Céline Dion pour commercialiser une ligne de lunettes : TGI Paris, 28 avril 2004, décision actuellement soumise à la Cour d’appel).
Il n’est pas contestable que cette évolution, du fait de la nécessité qu’elle instaure de convaincre les tribunaux de l’existence d’un risque de confusion de la part d’un consommateur « informé et raisonnablement attentif » (nouvel acteur
substitué à la faveur de la jurisprudence de la CJCE à la notion séculaire du consommateur d’attention moyenne) a réduit sensiblement la portée de la protection accordée par le droit français des marques.
b) Dans le cadre de la notion d’usage du signe à titre de marque
Sur un autre plan, l’évolution du droit français s’est effectuée dans un sens moins favorable aux titulaires de marques. Pendant longtemps, l’on comparaît le droit du titulaire de la marque a un droit de
propriété, à tel point que la doctrine comme la jurisprudence n’hésitait pas à parler à ce propos de « droit absolu » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 1976).
À ce niveau également le législateur français a adopté, lors de la transposition de la directive du 21 décembre 1988, une rédaction qui rappelle cet enseignement en indiquant à l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle que
: « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ». La directive quant à elle ne parlait pas de droit de propriété mais de « droit exclusif »
,ce qui ne confère pas à ce droit la nature d’un droit réel.
La jurisprudence, malgré la rédaction précitée de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle a très nettement abandonné la conception du droit de marque – droit réel ou droit absolu.
La marque, considérée comme une exception au principe général de la liberté du commerce et de l’industrie est en conséquence interprétée de manière stricte. Celle-ci ne doit autoriser une limitation de cette liberté que si l’utilisation
faite du droit de marque est conforme à la « fonction essentielle » ou à « l’objet spécifique » de la marque, qui est notamment de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par
la marque (Cour de Justice, 10 octobre 1978 : Centrafam/ American Home Products, aff. 3/78).).
Dès lors, toute utilisation de la marque d’autrui n’est pas nécessairement répréhensible par l’action en contrefaçon : à cet égard les décisions récentes rendues en matière d’utilisation de la marque de grandes entreprises dans un cadre
polémique sont particulièrement instructives : la reproduction, en y ajoutant des modifications suggestives des marques des sociétés Danone, Esso ou Areva dans un but de critique contre la politique économique ou même l’activité de ces
entreprises pourtant titulaires de marques célèbres, si elle a pu donner place à des condamnations fondées sur la responsabilité civile de droit commun (affaire Areva/Association Greenpeace, TGI Paris, 9 juillet 2004, Expertises n° 285,
octobre 2004, p. 350) n’est plus sanctionnée dans le cadre de l’action en contrefaçon, les juridictions relevant que les signes en question « ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services,
concurrents de ceux des sociétés intimées… mais relèvent au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires ».
Ainsi, à ce deuxième niveau, le droit français des marques a perdu une partie de son caractère protecteur.
En revanche la protection des marques renommées semble avoir gagné du terrain.
2) L’amélioration de la protection de la marque de renommée
Sur ce point la Cour de cassation, face à la résistance des juridictions du fond et suivant avec réticence la position de la Cour de justice des Communautés européennes, a abandonné son interprétation
anormalement restrictive des textes applicables, ouvrant ainsi à ce type de marques un champ plus large de protection.
La protection de la marque de renommée a ceci de particulier qu’à la différence de la marque classique, qui n’est protégée que pour les produits et services visés dans l’acte d’enregistrement et ceux qui peuvent être considérés comme
similaires (principe de spécialité), le signe bénéficiant d’une renommée bénéficie d’une protection quel que soit le produit ou service pour lequel il est utilisé par un tiers.
Dans un excès d’interprétation stricte, la Cour de cassation a cependant jugé par un arrêt du 29 juin 1999 que ce système de protection particulière organisé par l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait
s’appliquer que dans l’hypothèse de la reprise à l’identique du signe objet de la marque renommée (interprétation fondée sur l’utilisation du mot « emploi » dans le texte précité). La Cour suprême a ensuite indiqué par un arrêt postérieur
(rendu dans la même affaire) prononcé le 11 mars 2003 que, dans le cas d’utilisation d’un signe légèrement différent de celui objet de la marque renommée, il fallait avoir recours à la responsabilité civile de droit commun de l’article
1382 du Code civil.
Les juridictions du fond quant à elles, après avoir été impressionnées par cette position rigoriste de la Cour de cassation, ont courageusement décidé de ne pas se soumettre à cette interprétation restrictive, et surtout contraire à
l’article 5-2 de la directive du 21 décembre 1988 dont est issu l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, des le 26 janvier 2001, la Cour d’appel de Paris admettait, concernant le signe Azzaro que « l’action prévue à l’article L. 713-5 doit pouvoir être introduite contre l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque de renommée
». Plus récemment, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé le 27 avril 2004 que la reproduction de la célèbre toile monogramme de la société Louis Vuitton Malletier sur des pochettes de disques modifiant les couleurs et substituant
aux lettres LV les lettres HD (pour House Deluxe) constituait une atteinte à la renommée de cette marque.
Par un arrêt du 12 juillet 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donc finalement abandonné son interprétation, non sans montrer qu’elle s’inclinait avec réticence. Elle rappelle dans l’attendu introductif de l’arrêt : «
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit (affaire C-408-01 Adidas Salomon c/ Fitness World Traidng) qu’un État membre, lorsqu’il exerce l’option offerte par l’article 5-2 de la première directive
89/104 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (….) est tenu d’accorder la protection spécifique en cause en cas d’usage par un tiers d’une marque ou d’un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, il résulte du
texte susvisé qui met en œuvre l’option ainsi ouverte par cette directive, que l’emploi d’un signe identique ou similaire… », ce qui montre suffisamment qu’elle ne fait pas vraiment sienne cette interprétation, mais qu’elle reprend
l’enseignement de la Cour de justice avec une certaine mauvaise grâce. Le plus curieux est que cet arrêt vient ainsi casser un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 mai 2003 qui suivait la position de la Cour de cassation de l’époque.
Par ailleurs, les juges du fond ont apporté une autre contribution décisive à la protection de la marque renommée en ne limitant pas la protection de celle-ci aux seuls produits et services non visés dans l’acte d’enregistrement.
Il ont suivi pour cela l’enseignement de la Cour de justice des Communautés européennes qui relevait, dans un arrêt du 9 janvier 2003, qu’il serait anormal que la marque de renommée ne soit pas aussi bien protégée pour les produits visés
dans l’enregistrement que pour ceux qui ne le sont pas, rappelant au passage que les textes organisant cette protection ne devaient pas être interprétés exclusivement au regard de leur libellé « mais également en considération de
l’économie du système » dans lequel ils s’insèrent (arrêt Davidoff, aff. C-292/00).
Ainsi les juridictions du fond ont d’ores et déjà admis l’application de la protection spécifique de la marque de renommée fondée sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dans des hypothèses où cette marque était
apposée sur les produits ou services visés dans l’acte d’enregistrement (TGI Paris, 29 octobre 2004 et 27 avril 2004).
Cette protection est d’autant plus importante que la Cour de justice a précisé dans une décision du 14 janvier 1999 (arrêt General Motors, aff. C-375/97 : Rec. I - 5421) qu’en présence d’une telle marque de renommée, l’atteinte résultera
du fait que le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre ceux-ci alors même qu’il ne les confond pas.
Ainsi les juridictions du fond, suivant l’exemple donné par la Cour de justice, donnent à la marque de renommée la pleine protection qu’il était prévu de lui donner dans la directive : non seulement pour les produits ou services non visés
dans l’acte de dépôt mais également pour ceux qui le sont, et sans qu’il soit nécessaire de démontrer autre chose que l’association qui va naître dans l’esprit du consommateur entre le signe renommé et celui utilisé de manière
parasitaire.
Il est possible de s’interroger cependant sur le résultat de cette curieuse évolution de notre droit positif qui, dans le même temps, a réduit considérablement la protection de la marque « de droit commun
» tout en acceptant, dans un souci évident de protection des actifs économiques qu’elles représentent, de protéger de manière complète les marques de renommée. Cette même considération devrait à notre sens inciter les juridictions à se
montrer à nouveau plus protectrices des marques classiques car leurs titulaires n’en sont pas moins dignes de protection et parce que, parmi elles, sommeillent les marques de renommée de demain.
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